对可作为**权基础的在先申请的评析

时间：2020-01-05

对可作为**权基础的在先申请的评析



**权制度给申请人带来了不少的便利，例如，对于某一发明，若申请人想要在多个国家获得**保护，则可以通过要求**权的方式在多个国家获得**保护，而*同时在这些国家提出申请。此外，**权制度还可以为申请人达到如下好处：

1、节约开支。在符合单一性要求的条件下，申请人可以通过要求本国**权，将若干在先申请合并在一份在后申请中，从而减少以后缴纳的**年费，达到节约开支的目的。

2、申请人可以在**权期限内实现发明和实用新型专利申请的互相转换。

3、由于根据*人民共和国**法*四十二条的规定，**保护期的日期从申请日起算，而非从**权日起算。因此，申请人可以利用**权制度延长**保护期限，例如，对于发明或实用新型**，申请人可以在**申请后，在**权期限将届满前，重新提出一个与**申请完全一致的申请，要求**申请的**权，从而起到将该**的**权保护期限延长一年的作用。

那么，究竟哪些专利申请可以作为**权基础的在先申请呢？

依据*人民共和国**法*二十九条的规定：申请人自发明或者实用新型在外国**次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国**次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议获知共同参加的国际条约，或者依照相互承认**权的原则，可以享有外国**权。申请人自发明或者实用新型在中国**次提出专利申请之日起十二个月内，又向****行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有本国**权。

从*人民共和国**法*二十九条的上述规定知悉，在规定的**权期限内，无论是外国**权还是本国**权，作为**权基础的在先申请都需要满足“同一申请人”、“相同主题”以及“**次”这三个必要条件，其中：

“同一申请人”是指作为**权基础的在先申请与要求**权的在后申请的申请人必须为同一个。

“相同主题”是指要求**权的在后申请与被要求**权的在先申请属于相同主题。对于如何判断在后申请与在先申请是否属于“相同主题”，笔者认为可借鉴新颖性的判断标准，即，将在先申请作为对比文件，用它来判断在后申请的各项权利要求是否具有新颖性，如果判断的结果为在后申请的某项或者某几项权利要求不具有新颖性，则可以判定在后申请的这几项权利要求与该在先申请属于“相同主题”，在后申请的这几项权利要求能够享受该在先申请的**权。

“**次”指的是作为**权基础的在先申请必须是**次提出的专利申请，这也解释了为什么分案申请不能作为要求**权的基础，因为分案申请是在母案的申请日之后从母案中分离出来的，因此，分案申请已经不符合“**次申请”这一条件，事实上，分案申请已经享受了母案的**权。然而，值得注意的是，这里的“**次”并非是**的，举例说明，假设申请人T向**局提交了专利申请A（专利申请A为**次申请），在专利申请A未公开以及未遗留任何权利问题的情况下，专利申请A由于某些原因被放弃、被撤回或者被驳回了，之后申请人T又向**局提交了与专利申请A具有相同主题的专利申请B，并且专利申请A没有作为**权的基础，则在这种情况下，虽然专利申请B是在专利申请A之后才提出，专利申请B仍可被视为是**次申请。

在理解了作为**权基础的在先申请应该的几个必要条件之后，笔者针对以下几点疑问进一步进行探讨：

a、满足上述三个必要条件的**专利申请S被驳回之后，在后申请是否还能在**权期限内要求专利申请S的**权？

有一种观点认为，由于专利申请S已经被驳回，故专利申请S应该视为未提出过，即被驳回的专利申请S自始不存在，因此，在后申请也不能要求专利申请S的**权。然而，笔者认为，视为未提出所指的应该是未被**局受理的申请，虽然专利申请S被驳回，但是专利申请S始终是被受理申请，其具备申请日以及申请号，因此，即使专利申请S已经被驳回，申请人仍然可以在规定的**权期限内，提交在后申请并要求专利申请S的**权，只是，由于专利申请S已经被驳回，因此，要求专利申请S的**权的在后申请也较有可能因为与专利申请S相同的驳回理由而被驳回。

b、满足上述三个必要条件的**专利申请S被撤回或者视为撤回之后，在后申请是否还能在**权期限内要求专利申请S的**权？

针对疑问b，笔者认为需要考虑专利申请S是在何时被撤回或者视为撤回，如果专利申请S是在被**局受理之后被撤回或者视为撤回的，则即使专利申请S已经被撤回或者视为撤回，也不影响专利申请S作为正规的申请产生**权的效力，申请人仍然可以在规定的**权期限内，提交在后申请并要求专利申请S的**权。而如果专利申请S是在被**局受理之前就被撤回或者视为撤回，那么，专利申请S应该视为未提出，其不能作为正规的申请产生**权的效力，因此，申请人就不能将专利申请S作为**权的基础。

c、满足上述三个必要条件的**专利申请S被授权之后，在后申请是否还能在**权期限内要求专利申请S的**权？

由于较少数的发明**能够在**权期限内，即在申请日起12个月内被授予**权，因此，疑问c多出现在专利申请S为实用新型或外观**的情况。

由于专利申请S被授权，若在后申请在**权期限内要求专利申请S的**权，则该在后申请将再次被授权，这违背了**法规定的禁止重复授权原则，因此，专利申请S被授权之后，在后申请应该不得再要求专利申请S的**权。

然而，**法规定：发明专利申请经过**局初步审查、实质审查均未发现驳回理由的，实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，**局将发出“授予**权通知书”和“办理登记手续通知书”，通知申请人办理登记手续。申请人按期办理登记手续的，**局将授予**权、颁发**证书（含授予**权决定），并同时予以公告；**权自公告之日起生效；期满未办理登记手续的，视为放弃取得**权的权利。从**法规定可以看出，即使申请人收到**局针对专利申请S的“授予**权通知书”，只要申请人未办理登记手续，专利申请S仍然处于未授权状态，此时，申请人仍可以提交在后申请要求专利申请S的**权。

通过上述评述，笔者得出如下结论：

1、对于发明**或者实用新型**，在后申请必须在在先申请提出之日起十二个月内提出，对于外观设计**，在后申请必须在在先申请提出之日起六个月内提出，且外观设计**只能享有外国**权，不能享有本国**权。

2、可作为**权基础的在先申请与在后申请的申请人必须相同。

3、可作为**权基础的在先申请必须是**申请，或者是符合如下条件的在后申请：与该在后申请具有相同主题的在先申请未公开以及未遗留任何权利问题，并且在该在后申请提出之前已经被放弃、被撤回或者被驳回；该在先申请并未被要求**权，即未作为**权的基础。

4、可作为**权基础的在先申请必须能够导致在后申请的某项权利要求或者某几项权利要求不具备新颖性。

5、在提出在后申请之前，在先申请必须处于未授权状态。

6、只要专利申请已经受理，且该专利申请满足符合上面1~5点，则无论该专利申请是否已经被驳回、被撤回或者被视为撤回，都可作为正规的申请享有**权的效力。

词条
词条说明
如何保护中国“智”造
进入21世纪以来，中国已成为**于美国的***二*业制造国，中国凭借巨大的制造业总量成为名副其实的“世界工厂”。我国制造业在取得巨大成绩的同时，也面临着诸多亟待解决的问题，迫切需要实现我国由“制造业大国”向“制造业强国”的转变，实现制造业产业升级。如何保护中国“智”造？ ‘智造’就是在不同的行业、不同的环节做到工业大数据的资源整合和聚合，同时要把大数据、物联网、云计算、个性化定制这些技术在工业
**评估现值与期值的辨析
**评估现值与期值的辨析在目前我们的业务结构中与高校、科研院所在技术成果转移转化的项目实际操作中，常常会遇到一个问题，大家对技术成果都有落地的需求，而成果转化的第一步就是要做好产权交割。如何做到在交割过程中既合规，又体现**的较大价值？这是在成果转化的过程中涉及到比较专业又重要的一个问题。为此，科创帮特别邀请到了合作伙伴－上海必利**评估技术有限公司的CEO 陶冶先生作为我们的特约撰稿人，就
2017年**企业认定的变化
从某种意义上说，**企业在众多的企业群体中是走在创新的**的，国家对于**企业的扶持和资金补助的力度在逐年加大，进而吸引更多的企业竞相加入这一阵列。需求的增多和要求的严格，那么专业度的要求也随之不断提高，那么研究其中的申报秘籍、探索和总结企业内部研发活动的规律等一系列研究，对于带动地方产业的转型升级和提升**企业的整体创新活动的科技含量显得意义深重。
**大王还是侵权大王？苹果又被告了
作为****的科技公司，一直以来都专注于创新的苹果，在科技行业拥有着数不胜数的**。然而在较近这段时间，曾经的**大王苹果却不停地在**方面摔跟头，这不，苹果在2015年发布的*四代Apple TV也被告了！就在昨天，根据外媒的消息，美国的一家位于佛罗里达的公司CustomPlay表示*四代苹果电视中显示字幕的倒带功能抄袭了它们的一款应用软件。通过这个功能，苹果电视可以在用户问出“what d